I drygt tio år har Nestlé kämpat för att upprätthålla EU-varumärkesregistreringen av ett tredimensionellt kännetecken i form av fyra avbrytbara chokladstänger, motsvarande Nestlés produkt KitKat.
I en dom från 25 juli 2018[1] avslog dock EU-domstolen Nestlés överklagande och konstaterade att Nestlé inte kunnat visa att särskiljningsförmåga förvärvats i samtliga EU-medlemsstater. EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO) kommer därför behöva ompröva sitt beslut att registrera det tredimensionella kännetecknet.
Målet har sitt ursprung i att Nestlé i mars 2002 ansökte om registrering vid EUIPO gällande ett tredimensionellt kännetecken i form av fyra avbrytbara chokladstänger enligt givet mönster. I juli 2006 registrerades varumärket i EU[2] för varor i klass 30 [3]. Året därpå lämnade Mondelez in en ansökan om ogiltigförklaring av varumärkesregistreringen som bifölls av annuleringsenheten [4] vid EUIPO i januari 2011. Efter Nestlés överklagande fann första överklagandenämnden vid EUIPO att det omtvistade varumärket förvisso saknade ursprunglig särskiljningsförmåga, men att Nestlé visat att varumärket till följd av användning uppnått en sådan särskiljningsförmåga att registreringen skulle upprätthållas.
I en dom från december 2016 fann dock Tribunalen, efter överklagande av Mondelez, att överklagande¬nämndens beslut skulle ogiltigförklaras i sin helhet eftersom nämnden felaktigt hade underlåtit att beakta hur omsättningskretsen i bland annat Belgien, Irland, Grekland och Portugal uppfattade varumärket och heller inte hade bedömt de bevis som Nestlé lagt fram avseende dessa medlemsstater. Tribunalen konstaterade följaktligen att det var korrekt att ogiltigförklara varumärkesregistreringen och upphävde överklagandenämndens beslut.
Efter överklagande av såväl Nestlé, Mondelez som EUIPO ankom det på EU-domstolen att ytterst pröva frågan hur förvärvad särskiljningsförmåga ska bedömas och vilka beviskrav som bör ställas för detta enligt artikel. 7.3 i den numera upphävda förordningen 207/2009 om gemenskapsvarumärken [5] .
EU-domstolen konstaterade i sin bedömning, med hänvisning till tidigare praxis [6], att vid fråga om förvärvad särskiljningsförmåga behöver sökanden visa att särskiljningsförmåga förvärvats genom användning i den del av unionen där kännetecknet saknade ursprunglig särskiljningsförmåga. Detta kan röra en medlemsstat - eller om ursprunglig särskiljningsförmåga saknas i samtliga medlemsstater - för hela unionen.
Baserat på detta fann därför EU-domstolen att Tribunalen korrekt tillämpat artikel 7.3 i förordningen om gemenskapsvarumärken. Man fann också att i de fall ett varumärke inte har ursprunglig särskiljningsförmåga i hela unionen, ska det bevisas att särskiljningsförmåga förvärvats till följd av användning i hela unionen och inte enbart i en betydande eller övervägande del av unionen. Den som har bevisbördan för att särskiljningsförmåga har förvärvats, kan därför inte med framgång åberopa bevisning som utelämnar en del av unionen, även om denna del endast består av en enda medlemsstat.
EU-domstolen betonade i detta sammanhang att det inte finns någon bestämmelse i förordningen om gemenskapsvarumärken rörande särskild bevisning för att styrka förvärvad särskiljningsförmåga. Det är alltså möjligt att viss bevisning avseende förvärvad särskiljningsförmåga till följd av användning kan vara relevant för flera medlemsstater och i förekommande fall hela unionen.
Domens betydelse för framtida varumärkesregistreringar
Den 1 januari 2018 trädde den nya EU-varumärkesförordningen 2017/1001 i kraft i Sverige. Rörande den aktuella bestämmelsen har den inte medfört någon förändring och mot denna bakgrund är det sannolikt att EU-domstolens tydliggörande även kommer äga tillämpning för framtida varumärkesregistreringar. Även om det för 3D-kännetecken fortsatt kommer finnas utmaningar att söka registrering för former och produktutstyrslar som har svag känneteckenskraft i sig, öppnar EU-domstolen upp för att den bevisning som åberopas inte behöver vara specifik för varje medlemsstat. Det kan vara möjligt att med stöd av bevisning om inarbetning i en medlemsstat kunna visa att inarbetning även skett i flera medlemsstater.
Nestlé har uttalat att sista ordet kanske inte är sagt och vi får se om det blir en fortsättning på denna långdragna fråga.
För mer information, vänligen kontakta:
Håkan Borgenhäll,
Delägare, ansvarig för immaterialrättsgruppen,
+46 (0)10 614 30 30, hakan.borgenhall@vinge.se
Wendela Hårdemark,
Advokat, immaterialrättsgruppen,
+ 46 (0)10 614 32 44, wendela.hardemark@vinge.se
